PCT 국제출원, 국내 출원 시 발생한 하자 수정할 수 있어

국제특허 전문 ‘PCT 다이렉트’ 박정규 대표변리사 (사진제공 : PCT 다이렉트)

PCT 국제특허 출원은 낮은 비용으로 국제적으로 특허출원을 인정받아 제품을 수출 하는데 큰 도움이 되며, 때로는 국내 특허 출원 시 발생한 중대한 하자를 수정할 수 있는 방법으로도 활용할 수 있다.

최근 우리나라 특허청의 심사경향은 두 가지로 나뉜다. 특허 심사를 매우 엄격하게 한다는 점과 심사기간이 매우 짧아지고 있다는 점이다. 일반적으로 특허 출원을 하고 의견제출통지서를 받기까지 1년이 채 걸리지 않으며, 의견제출통지서를 받아보면 특허 등록가능성이 있는지 또는 가능성이 희박한지를 대략적으로 알 수가 있다.

실제로 A제조업체는 국내 특허출원을 진행한 후 1년이 도래하여 기간이 지나기 전에 PCT 국제특허 출원도 신청할 예정이었다. 하지만 PCT 국제출원을 준비하던 중 받게 된 특허청의 심사결과는 예상 밖이었다. 유사한 선행기술이 있어 특허를 등록 받는 것이 어렵다는 판단이었다. PCT 국제특허출원을 포기하기에는 제품 수출일정에 크게 차질이 생길 것이고, 그대로 진행하자니 외국에서도 특허를 받을 수 없다는 것이 명백하기 때문에 진행할 수도 없게 된 것이다.

국제특허 전문 PCT다이렉트의 박정규 대표변리사는 “A제조업체와 같은 경우, PCT출원시 명세서를 보완하여 특허를 받을 수 있다”며 “예를 들어 제품의 업그레이드된 내용을 위주로 서둘러서 특허명세서를 새롭게 쓴 후 ‘자기지정’ 제도를 활용해 PCT출원을 하면 가능하다”고 조언했다.

‘자기지정’이란, 국내 특허출원을 한 다음 우선권 주장을 하여 PCT 국제특허출원을 하고 그 후 또다시 우리나라 국내단계에 진입을 하는 것을 말한다. 따라서 우리나라에서 특허 심사를 2번을 받는 셈이다.

이어 박정규 변리사는 “이 경우 무엇보다 심사관이 특허를 줄 수 없는 이유가 무엇인지를 꼼꼼히 분석한 후, 이를 바탕으로 새롭게 명세서를 준비해야 특허를 받을 수 있다”며 “A제조업체는 자칫 우리나라와 해외에서 모두 특허를 받지 못할 뻔 한 상황을PCT 출원의 ‘자기지정’ 제도를 이용하여 해결할 수 있었다”고 전했다.

김정환 기자 [e-mail]